原告貴陽南明老干媽風味食品有限責任公司（簡稱貴陽老干媽公司）擁有“老干媽”文字注冊商標，且“老干媽”已經為國內外廣大消費者所知悉。被告貴州永紅食品有限公司（簡稱貴州永紅公司）制造、銷售的牛肉棒產品包裝的正面上部標有其自有的“牛頭牌及圖”商標，中部則印有“老干媽味”字樣。

貴州老干媽公司認為貴州永紅公司未經其同意，擅自在涉案產品上使用涉案商標“老干媽”，北京歐尚超市有限公司（簡稱北京歐尚公司）銷售使用涉案商標“老干媽”的涉案產品，屬于惡意侵犯馳名商標專用權的行為。故訴至法院，請求判令被告立即停止侵犯貴陽老干媽公司馳名商標專用權的行為，并賠償經濟損失300萬元。

被告貴州永紅公司則辯稱涉案產品包裝突出使用了自己的注冊商標“牛頭牌及圖”，而“老干媽味”字體偏小，消費者不會對商品的來源產生混淆與誤認。牛肉棒除了“老干媽味”，還有“原味”、“麻辣”、“黑胡椒”，“；老干媽味”是對產品配料品牌的真實、合理描述和使用。因此，其生產、銷售涉案產品的行為不屬于商標使用行為，更談不上商標侵權。

北京知識產權法院于2016年8月22日作出（2015）京知民初字第1944號民事判決：

一、貴州永紅公司立即停止在其生產、銷售的牛肉棒商品上使用“老干媽味”字樣，北京歐尚公司停止銷售上述印有“老干媽味”字樣的牛肉棒；

二、貴州永紅公司賠償貴陽老干媽公司經濟損失及合理支出共計四十二萬六千五百元；

三、駁回貴陽老干媽公司的其他訴訟請求。

宣判后，貴州永紅公司向北京市高級人民法院提起上訴。

北京市高級人民法院于2017年4月24日以同樣的事實作出（2017）京民終28號民事二審判決，駁回上訴、維持原判。

北京知識產權法院認定“老干媽”商標為馳名商標，可以享有跨類保護，因此原告有權制約他人在牛肉棒類產品上使用其商標的行為，但判斷是否成立商標侵權的前提是需被告客觀上存在商標使用行為。

那么，相對于普通商標，馳名商標侵權認定中的特殊性又是什么呢？

一、馳名商標專用權于禁用權邊界的特殊性

我國《商標法》規(guī)定了商標權人積極使用商標的權利和排除他人侵犯商標權的權利，及商標權人的專用權和禁用權，賦予權利人禁用權意在于維護其專用權，而權利人所享有的專用權與禁用權均體現了對商標功能的維護與發(fā)揮。

由于傳統(tǒng)商標制度是以“禁止混淆”理論搭建的，商標最核心的功能在于區(qū)分商品或服務的來源。就此而言商標權人的專用權和禁用權的邊界是一致的。

但對具備內在價值的馳名商標而言，由于科技進步推動了國際國內貿易的發(fā)展，商業(yè)交易新形式的出現，市場的擴大和商業(yè)廣告的流行，商標權人為塑造和維護馳名商標的品牌效應付出了巨大成本，馳名商標具備了識別來源功能之外的廣告功能。

為維護這種品牌宣傳效果，讓商標在消費者心目中的形象不受到干擾和破壞，就成了權利人最為重要的利益訴求，此時，馳名商標權利人需要的禁用權邊界就大于其專用權的邊界。

二、商標使用分為“識別性商標使用”和“廣告性商標使用”

涉案產品突出使用了被告自己的注冊商標“牛頭牌及圖”，而“老干媽味”字樣則位于中部，字體偏小，“牛頭牌及圖”在消費者中享有較高知名度。因此，可以認定消費者施加一般注意力即可分辨出，不會對涉案產品的來源產生混淆和誤認。

傳統(tǒng)混淆理論認為“商品來源存在混淆的可能”是商標保護的基礎，依據傳統(tǒng)混淆理論對“商標使用”的定義，被告使用“老干媽味”字樣并非用于識別來源，那本案豈不沒有商標使用行為？答案當然是否定的。

正如上述分析，馳名商標的禁用權邊界遠大于其專用權。事實上，對只具有識別功能的商標，傳統(tǒng)混淆理論確實沒有問題，但對具備顯著廣告效應的馳名商標而言，無混淆，仍可能侵害權利人的利益。這正是傳統(tǒng)商標混淆理論的局限所在。

商標從最初具有的單一識別來源功能，到現在，其中一部分特定商標因其自身良好聲譽還具備了廣告功能和保證功能，因此，從商標的功能視角去解釋“商標使用”，可以將其分為“識別性商標使用”和“廣告性商標使用”。

具體到本案，被告用馳名商標來描述自己的產品，雖不屬于識別性商標使用，但卻屬于廣告性商標使用，仍然符合判定商標侵權的前提條件。

三、“描述性使用”并不是與“商標使用”并列的一個概念，而是作為“商標使用”中的一種合理使用情形。

并不是任何對商標的使用行為都構成侵害商標權，商標合理使用就是對商標專用權的一種限制。商標法上的合理使用主要包括兩種情形：描述性使用與指示性使用。

具體到本案，涉案產品上雖然印有的是“老干媽味”字樣，涉案產品也確實添加了“老干媽”牌豆豉，但不同于“原味”、“麻辣”、“黑胡椒味”等口味，“老干媽”在現實生活中并非任何一種口味，也不是任何一種原料，而是原告所擁有的馳名商標。

因此，不能將“老干媽”視為一個描述性詞匯運用在涉案產品之上。同時，指示性使用必須是為說明或傳達真實信息所必需，本案被告可以直接采取標注“麻辣味”、“豆豉味”等字樣來說明涉案牛肉棒的口味，而非替代性地借用涉案馳名商標。

因此，被訴侵權行為易引起消費者將涉案產品與原告貴陽老干媽公司之間搭建不恰當的聯系，將“老干媽”商標所享有的優(yōu)良商譽投射到涉案產品之上，故不屬于合理使用的范疇。

四、馳名商標中的混淆式侵權與淡化式侵權

識別性商標使用與廣告性商標使用均屬于商標使用，隨著經濟發(fā)展和實踐積累，馳名商標侵權的前提條件不再僅僅是識別性商標使用行為，還包括了廣告性商標使用行為，兩者區(qū)別主要體現在：在識別性商標使用行為中，被訴侵權人是將權利人的商標當作“識別標識”來使用，目的是使消費者對來源產生混淆，屬于混淆式侵權；而在廣告性商標使用行為中，被訴侵權人并沒有把權利人的馳名商標當作識別標識使用，而是將其用于包裝、宣傳中，起到廣告作用，甚至被訴侵權人在其商品或服務中還標注了自己的商標以表明其正確來源，后果在于淡化馳名商標的顯著性，屬于淡化式侵權。

本案中，被告貴州永紅公司將涉案馳名商標作為自己牛肉棒產品的系列名稱，用涉案馳名商標來描述自己的產品，會使消費者誤以為涉案產品與商標權人貴陽老干媽公司具有某種聯系，被告貴州永紅公司將“老干媽味”作為一種口味，有可能導致涉案馳名商標的顯著性、識別性減弱，甚至會導致其通用名稱化。

基于以上分析，為了避免涉案馳名商標“老干媽”最后淡化為一種通用的口味描述性詞匯，有必要在本案中對該馳名商標作出反淡化保護，根據《商標法》第十三條、《馳名商標司法解釋》第九條第二款規(guī)定，被告貴州永紅公司的生產、銷售行為，侵犯了原告貴陽老干媽公司所擁有的涉案商標專用權和禁用權。