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分案申請，不是想分就分——從一件專利行政復議案件看分案申請的審查標準

來源：中國知識產權報/中國知識產權資訊網

　　分案申請制度為保護發明創造提供了便利，但有些專利申請人利用該制度，提交大量權利要求與原申請權利要求非常類似的申請作為分案申請，這既浪費了審查資源，也使公眾很難對一項發明創造的保護范圍進行預判。

　　專利審查工作是專利保護的源頭和專利制度運行的基礎，如何把握分案申請的審查標準，提高分案申請的審查質量和效率，發揮好審查的引導作用值得關注。筆者通過一件專利行政復議案例，在對比國外有關分案申請的法律規定和審查實踐的基礎上，論述和分析分案申請的審查標準，并提出適用建議。

　　典型案例

　　2017年10月31日，某公司向國家知識產權局提交了一件名稱為“一種省力操作的旋轉拖把”的實用新型專利申請（下稱原申請）；2018年11月14日，該公司以原申請為基礎，提交相同名稱的分案申請（下稱分案申請）；2018年12月14日，國家知識產權局針對原申請發出授予實用新型專利權通知書；2019年10月14日，國家知識產權局針對分案申請發出分案申請視為未提出通知書，通知申請人：原申請不包括兩項以上的實用新型，不符合我國專利法實施細則第四十二條第一款的規定，該分案申請視為未提出。該公司對上述分案申請視為未提出通知書不服，向國家知識產權局申請行政復議。

　　在該案件的審查中發現，根據申請文件的記載，原申請對現有技術的貢獻在于改善了旋轉拖把的鎖緊結構，原申請的說明書和說明書附圖僅記載了一項關于旋轉拖把的技術方案。分案申請說明書的背景技術部分、實施例部分、說明書附圖部分與原申請相同，權利要求書部分與原申請的差異在于分案申請刪除特征“旋轉拖把桿包括拖把桿和旋轉驅動機構”，增加特征“清潔體連接件上設有可讓掛鉤鉤牢的臺階部或凹部”，上述刪除的特征和增加的特征均為本領域常見的甚至是通用的設計，并不足以構成特定的技術特征，分案申請的權利要求與原申請的權利要求保護的技術方案差異較小，含有且僅含有相同的特定技術特征，仍屬于同一發明構思。

　　因行政復議維持前述分案申請視為未提出通知書，申請人不服上述行政復議決定，依法向北京知識產權法院起訴。在已生效判決中，北京知識產權法院維持了前述分案申請視為未提出通知書（參見北京知識產權法院（2020）京73行初3088號判決）,并在判決中指出“專利法實施細則中的‘兩項以上發明、實用新型或者外觀設計’指的是兩項或兩項以上彼此獨立、不同的發明創造，并不表示申請人可隨意將原申請權利要求的技術特征簡單修改或組合后，另行作為分案申請提出”。

　　近年來，因申請人不服分案申請視為未提出通知書而向國家知識產權局申請行政復議的情形多有發生。上述案例中的分案申請視為未提出通知書經行政復議和行政訴訟程序予以維持，反映和代表了行政機關和司法機關一致的態度和立場，對于類似案件的審查和審理，具有參考價值和指導意義。

　　審查標準

　　我國專利法實施細則第四十二條第一款和《專利審查指南》第二部分第六章第3.2節第（3）項規定了分案申請的審查標準，即一件申請包括“兩項以上”發明、實用新型或者外觀設計；分案以后的原申請與分案申請的權利要求書應當分別要求保護“不同的發明”。但上述法規和規章均未對“兩項以上”“不同的發明”的具體含義進一步進行解釋。

　　《保護工業產權巴黎公約》的相關規定與我國相同，也未明確規定以上概念的具體含義，但該公約G款第（2）條規定加入公約的各個國家有權決定這種分案申請被授權的具體條件。

　　美國專利法第121條規定，“兩項以上”“不同的發明創造”的標準為“彼此獨立（independent）、不同（distinct）”，《美國專利審查指南》§802.01節對“獨立”和“不同”進行了舉例說明。根據美國專利法的規定，美國的分案申請只有被動分案，即應審查員要求分案，而沒有主動分案。《歐洲專利審查指南》第9章1.6節規定“兩項以上”“不同的發明創造”要能“清楚”地區分，但未明確“清楚”的具體含義，僅在《歐洲專利審查指南》C部分第9章5.4節進一步解釋分案申請與原申請保護不同的發明創造是為了避免申請人獲得不應得到的利益以及為了避免重復授權。《日本專利法》也未對“兩項以上”“不同的發明創造”進行解釋，但《日本審查指南》第6章第1節規定設立專利分案申請制度是為不符合單一性原則的發明創造提供盡可能多的法律保護途徑,同時也明確指出允許申請人將說明書中含有的兩項或兩項以上的發明創造進行分案申請。

　　通過比較，我們可以看到建立分案申請制度的初衷是：如果一件申請包括“兩項以上”發明創造，即如果原申請包括兩項以上發明構思，申請人通過主動或被動提出分案申請，將其在原申請文件中已經批露，但因單一性原因不能在原申請中獲得保護的發明創造另行提出專利申請，同時保留原申請日。分案以后的原申請與分案申請應當分別保護“不同的發明創造”，即二者的權利要求保護的技術方案不屬于同樣的發明構思，同樣的發明構思的標準為具有相同或相應的特定技術特征。該制度能保障發明人的合法權益，方便專利權獲得與其貢獻相應的權利，同時防止申請人將多項發明創造的內容囊括在一份專利申請中，以利于專利審批過程中的分類、檢索，也便于公眾更有效地利用。

　　審查建議

　　基于前述初衷，適用分案申請審查標準時，一方面應尊重申請人的合法權益，當申請文件披露了多項發明創造時，在滿足期限規定的前提下，申請人可以就該多項發明創造主動分案；另一方面也不允許申請人通過非特定技術特征的增減或組合得出對現有技術貢獻相同的多個技術方案，并利用分案申請制度去獲得多個專利權，這樣無疑會增加專利保護范圍的不確定性，甚至變相鼓勵申請人通過等待觀察公眾后續會生產什么產品從而定制分案申請的保護范圍，這無疑違反了分案制度的立法本意，情況嚴重的可能構成《關于規范申請專利行為的辦法》的公告(國家知識產權局公告第411號)第二條第二款第（一）項和第（二）項規定的非正常申請專利行為。

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