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共同體商標的口頭許可可以起訴侵權

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高級法院(法院部門),2011年5月27日判決,JEAN CHRISTIAN PERFUMES LTD和JIGSAW EUROPEEAN SALES LTD V.SANJAY THAKRAR T / A Brand Distributors LTD,[2011] EWHC 1838(CH)

高等法院裁定,共同體商標的口頭持有人可以提起侵權訴訟。口頭使用共同體商標可能構成商標侵權。

所有人Jean Christian Perfumes Ltd和共同體商標“ STUNNING”的被許可人Jigsaw European Sales Ltd(豎鋸)就因未經授權將STUNNING品牌商品進口到英國而對商標侵權提起訴訟。這些貨物是由授權的制造商在印度制造的,但未使用授權的包裝,未經原告的同意,它們的進口和在英國的銷售就發生了。

第一個問題是,盡管只是口頭許可證持有人,但Jigsaw是否可以起訴侵犯共同體商標“ STUNNING”。

根據《 1994年英國商標法》第28(2)條,除非獲得授權人書面授權并由授權人簽署,否則以英國商標注冊的許可才有效。因此,英國商標的口頭被許可人沒有起訴侵權的依據;他根本沒有有效的許可證。

John Baldwin QC澄清說,這不適用于共同體商標。盡管《共同體商標條例》(CTMR)第17(2)條規定,共同體商標的轉讓必須以書面形式進行,但沒有關于許可的手續。CTMR第22條第3款規定,如果被許可人獲得商標所有人的同意,可以提起侵權訴訟。法官得出的結論是,只要獲得商標所有人的必要同意,共同體商標的口頭被許可人也可以提起侵權訴訟。

關于商標侵權問題,法官認為,共同體商標的口頭使用可能構成侵權使用。如果能夠以圖形方式表示聲音,則可以將聲音注冊為共同體商標,因此,如果不能通過口頭使用侵犯共同體商標,則將是“奇特的”。此外,從《反壟斷法》第9條第2款中的侵權行為的例子來看,沒有任何跡象表明口頭使用被排除在外。

盡管此案是由英國法院裁定的,但也將對其他涉及歐洲共同體商標侵權的案件產生影響。


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