2003年的 Moseley案使美國最高法院有機會來討論淡化問題。在肯塔基州伊利莎白城, Victor和 Cathy Moseley于1998年開了一家名為“vcorSecret”的成人用品零售商店,出售男女內衣、成人影碟和性愛玩具等商品。軍隊的一位上校看到該店的廣告之后,對其中“不健康、低級”的商品感到不滿并向“ Victor, s Secret"馳名商標的所有人提出抗議。 Victor’ s Secret于是向該店發出律師函,要求其停止使用“ Victor' s Secret”作為商店名稱。該店后改名為“ Victor, s Little secret”,但Ⅴ ictor' s secret仍不能接受,遂以商標侵權和商標淡化為由向肯塔基州西部地方法院提起訴訟。地方法院認為,本案中并不存在消費者對雙方的商品來源或者贊助關系發生混淆的可能性,因此,沒有支持原告的侵權訴求。但是,地方法院支持了原告的淡化訴求,認為被告店名玷污了原告的馳名商標。被告上訴后,第六巡回上訴法院不僅維持了淡化成立的認定,而且認為原告商標既被玷污,又被弱化。同時,該上訴法院還否定了第四巡回上訴法院在 Ringling Bros案確立的實際淡化標準,認為商標權人僅需證明被告的行為有造成淡化的可能性即可獲得FDA的救濟。被告不服第六巡回上訴法院的判決,向最高法院提起上訴。由于該案涉及了不同法院在聯邦淡化救濟授予標準上的分歧,最高法院認為有必要對此加以統一,受理了本案的上訴。 最高法院判決認為,(1)FDA明確要求,應通過商標的經濟價值受到實際損害的客觀證據來證明實際淡化,而不僅僅是淡化的可能性。(2)本案中沒有證據表明,原告商標的識別和區分其商品或服務的能力被削弱,從而,原告沒能證明其馳名商標被淡化。因此,上訴法院的判決被撤銷,發回該院重審。最高法院儆出上述判決的推理過程如下:首先,FIDA沒有使用“損害商譽或者造成淡化的可能性”這樣的用語,而是規定如果他人商標或商業名稱的商業使用對馳名商標的顯著性“造成淡化”。這說明馳名商標所有人必須證明實際淡化已經發生,“當然,實際淡化的后果,諸如銷售或利潤的實際損失,并不需要被證明”。接著該院指出,當消費者看到馳名商標而想到了在后使用人的商品就可能使馳名商標被弱化,但是,弱化不僅是在后使用商品與馳名商標之間的“心理聯系”,“至少當涉案商標并不完全相同時,應當如此”。然而,該院并沒有明確說明原告應提供什么樣的證據來證明實際淡化已經發生,只是語焉不詳地寫道,“如果實際混淆可以通過環境證據來證明——最明顯的是在后商標與在先商標完全相同,則不需要諸如消費者調查問卷之類的淡化直接證據”。另外,肯尼迪法官在附屬意見中,對玷污是否屬于FIA所規定的淡化類型表示了懷疑。 有的學者認為,最高法院通過 Moseley案區分出兩類淡化案件,其一是涉案商標完全相同的案件;其二是涉案商標近似的案件。在第一類案件中,如果消費者在心理上將在后商標與馳名商標發生聯系,該事實就(但不必然)足以支持淡化的認定。在第二類案件中,則需要通過專家證詞和消費者問卷調查等來證明實際淡化。0第二巡回上訴法院就持上述觀點,“我們理解(最高法院在) Moseley案的意思是,如果作為在先馳名商標所有人的原告能夠證明在后相同商標的商業使用,則該證據就構成了FDA所要求的實際淡化之環境證據”。另一些法院則不同意這種理解,認為即使商標相同,仍然需要些證明存在實際淡化的其他環境證據。
Moseley案確認的實際淡化標準,大大提高了馳名商標獲得FTDA保護的門檻。淡化原本是一個潛移默化的過程,難以通過銷售或利潤的減少來證明,而且它作為消費者的一個主觀認識,也很難通過調查問卷的形式來證實。因此,誠如最高法院所承認的那樣,證明實際淡化的難度相當之大,盡管該困難“不構成免除法定違法行為之本質要件舉證責任的理由”。當然,最高法院并沒有將銷售或利潤的減少,以及消費者的調查問卷當做原告必須提供的直接證據,而是暗示了在涉案商標完全相同的情況下,可以推定已經存在實際淡化。顯然,最高法院“走的是一條中間路線,它試圖在單純的主觀聯想和實際經濟損害之間找到一個平衡點作為判斷淡化的標準,以抵制目前在國會和地方法院擴大商標所有者的權利的趨勢”同時,實際淡化標準使當事人在商標異議階段尋求反淡化保護遇到了嚴重的障礙,尤其是,如果被異議商標屬于意圖使用申請而并沒有實際使用,如何能夠證明該商標會造成馳名商標的淡化呢? 商標審判與上訴委員會(TTAB)⑥在 Moseley案之前認為,TTAB對異議案件的審理應堅持淡化可能性標準。例如,TTAB在2001年的Toro案中指出,國會明確授權其在異議程序中處理淡化糾紛,而不必等到商標注冊和使用之后造成了淡化后果再通過撤銷程序來解決。TTAB在 Moseley案之后仍然堅持了淡化可能性標準,它認為,盡管 Moseley案確立了民事侵權案件中的實際淡化標準,但在TTAB的程序中,在先馳名商標所有人“可以通過證明淡化可能性而獲勝”。TTAB的觀點主要基于,1999年商標修正案將淡化增加為異議的理由時的用語不同于民事救濟條款,它使用的用語不是“造成淡化( cause dilution)”,而是“如果使用將會造成第43條(c)所指的淡化”。 針對此階段的司法實踐,學者評論道,“法院正在裁剪一件過于寬大而且含糊的知識產權保護形式,以補救在利益集團的影響下,或者僅因為匆忙而過于慷慨的國會立法”。然而,各種補救措施看上去都沒能從根本上解決問題。
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