一般情況下,商標(biāo)侵權(quán)是使消費(fèi)者將在后商標(biāo)所使用的商品誤認(rèn)為來源于在先商標(biāo)所有人,或經(jīng)其贊助或同意。但在特定情況下,被控侵權(quán)的商標(biāo)所有人之行為也可能使消費(fèi)者將在先商標(biāo)使用的商品誤認(rèn)為來源于在后商標(biāo)所有人,或經(jīng)其贊助或同意。前一種情況為商標(biāo)侵權(quán)的一般情形,可稱之為“順向混淆”;后一種情況則為“反向混淆”。美國成文法中并沒有明確區(qū)分“順向混淆”與“反向混淆”的概念,它們是由法院通過一系列判例加以確認(rèn)的。同時(shí),反向混淆理論在《不正當(dāng)競爭法重述》得到了肯定,并被美國專利商標(biāo)局所采納。 反向混淆理論由 Big Foot案首創(chuàng)。該案原告“Big O"是一家年銷售額僅20萬美元的小規(guī)模地區(qū)輪胎批發(fā)商,被告“ Goodyear"則是年銷售額達(dá)52.5億美元的全球最大的輪胎制造商。原告于1973年末計(jì)劃并于1974年2月開始在斜紋輪胎上使用“ Big Foot"商標(biāo),被告在同年夏季決定在新的線形輪胎上使用“ Big Foot"商標(biāo)并制定了600萬美元的全國性廣告計(jì)劃。2被告在廣告及銷售計(jì)劃即將付諸實(shí)施期間得知原告的使用,在雙方協(xié)商未果的情況下,被告按原計(jì)劃進(jìn)行了廣告和銷售。由于被告的規(guī)模、名氣和廣告宣傳力度占優(yōu),看到廣告的消費(fèi)者到原告商店購買被告的產(chǎn)品,原告的經(jīng)銷商不得不向疑惑的顧客解釋其銷售的是“ Big Foot”斜紋輪胎,而非被告的BigFoot'”線形輪胎。隨后,原告向科羅拉多地方法院提起商標(biāo)侵權(quán)之訴。法院以存在混淆可能性為據(jù)判定被告侵權(quán),并處賠償金和懲罰性賠償金。被告不服判決提起上訴。第十巡回法院支持了地方法院的認(rèn)定,不過減輕了賠償金和懲罰性賠償金。在訴訟中,陪審團(tuán)和法官贊同了原告的主張,即消費(fèi)者可以合理地認(rèn)為原告的“ Big Foot”輪胎是來源于被告,甚至認(rèn)為原告侵犯了被告的商標(biāo)。被告的抗辯理由是,只有被告利用了原告商譽(yù)才存在侵權(quán)責(zé)任,而本案中,被告既沒有利用原告商譽(yù)的意圖,也沒有將其商品欺騙性地讓消費(fèi)者誤認(rèn)為是原告的商品。法院駁回了被告的主張,因?yàn)椤叭绻韶?zé)任僅僅局限于欺詐,則任何具有相當(dāng)規(guī)模和資源的人都可以采納(他人的)商標(biāo),并將其作為在后使用者產(chǎn)品的標(biāo)識開發(fā)出新的含義。本案中 Goodyear不當(dāng)使用商標(biāo)的行為毫無疑問是不正當(dāng)競爭,必須受到起訴”。
反向混淆案件中,認(rèn)定侵權(quán)責(zé)任的基礎(chǔ)仍然是混淆可能性一一顯然,不存在混淆,就無所謂反向混淆。因此,“反向混淆與順向或一般的混淆并不構(gòu)成各自獨(dú)立的權(quán)利主張;它們僅僅是商標(biāo)侵權(quán)的可選擇性理論”。反向混淆理論在美國的產(chǎn)生和興起是與其堅(jiān)持商標(biāo)保護(hù)的使用原則密切相關(guān)的。實(shí)際上,上述 Big Foot案就屬于法院適用普通法來解決未注冊商標(biāo)糾紛的案例。適用反向混淆理論,一方面要保護(hù)在先使用人創(chuàng)立其商譽(yù)以及進(jìn)入新市場的能力;另一方面也應(yīng)當(dāng)根據(jù)衡平原則合理考慮在后使用人的善意使用與投入。如果在先使用人的唯一優(yōu)勢只在于在先使用本身,而善意的在后使用人通過誠實(shí)勞動和巨大投入已經(jīng)將相關(guān)市場開發(fā)出來,則強(qiáng)迫在后使用人徹底改變其使用計(jì)劃就可能并不公平。因此,一些法院在適用反向混淆理論認(rèn)定侵權(quán)之后,通常會依據(jù)衡平原則決定合理的救濟(jì)措施。在混淆可能性的認(rèn)定方法上,反向混淆與順向混淆案件并無本質(zhì)區(qū)別。不過,商標(biāo)本身的強(qiáng)度可能在認(rèn)定時(shí)具有更重要的價(jià)值。如果商標(biāo)本身具有描述性,只有獲得第二含義之后才能得到保護(hù),則反向混淆就可能有利于在后使用人,因?yàn)榍∏∈窃诤笫褂萌说氖褂貌攀乖撋虡?biāo)具有了可受保護(hù)性。
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